“Une revendication portant sur des plantes ou des animaux, sans pour autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales ou des races animales données, contrevient-elle aux dispositions de l’article 53b) CBE relatives aux exceptions à la brevetabilité, lorsqu’elle comprend des variétés végétales ou des races animales ?”

Le premier membre de phrase de l’article 53b) CBE est pertinent en l’espèce. Il s’énonce comme suit :

“Les brevets européens ne sont pas délivrés pour … les variétés végétales ou les races animales …”.

II. Dans les motifs de la saisine, le Président a exposé que selon lui, des chambres de recours différentes avaient rendu des décisions divergentes sur la question soumise. Il a notamment estimé qu’en ce qui concerne la question de droit faisant l’objet de la saisine, la décision T 356/93 (JO OEB 1995, 545), rendue le 21 février 1995 par la chambre de recours technique 3.3.4, était contraire à la décision T 49/83 (JO OEB 1984, 112), rendue le 26 juillet 1983 par la chambre de recours technique 3.3.1, ainsi qu’à la décision T 19/90 (JO OEB 1990, 476), rendue le 3 octobre 1990 par la chambre de recours technique 3.3.2.

III. La décision T 49/83 concernait un recours dirigé contre une décision d’une division d’examen rejetant la demande conformément à l’article 53b) CBE, premier membre de phrase. L’invention qui faisait l’objet de la demande portait sur le traitement chimique du matériel de reproduction (par ex. la semence) de végétaux, en vue de les rendre résistants aux produits chimiques utilisés en agriculture, tels que les herbicides. La demande comportait notamment deux revendications de produit, qui définissaient du “matériel de reproduction de plantes cultivées”, traité avec un composé chimique conformément à une formule définie. Les deux revendications s’énonçaient comme suit :

“Revendication 13 : Matériel de reproduction de plantes cultivées, traité avec un dérivé d’oxime de formule I de la revendication 1. Revendication 14 : Matériel de reproduction selon la revendication 13, caractérisé en ce qu’il s’agit d’une semence”.

La description comportait des exemples de ce traitement chimique appliqué à certaines variétés végétales connues, ce qui montrait clairement que les deux revendications portaient sur le matériel de reproduction de n’importe quelle plante cultivée à laquelle avait été appliqué le traitement chimique selon l’invention, y compris donc des variétés végétales connues et cultivées ayant reçu ce traitement chimique. Aussi la division d’examen a-t-elle considéré que l’objet de ces deux revendications était exclu de la brevetabilité en vertu de l’article 53b) CBE, cet article s’appliquant selon elle tant aux variétés végétales nouvelles qu’aux variétés connues. Toutefois, la chambre de recours tech- nique 3.3.1 a fait droit au recours, au motif que l’article 53b) CBE visait uniquement à exclure de la brevetabilité les nouvelles variétés végétales prises dans leur individualité. Elle a estimé que même si les deux revendications couvraient le matériel de reproduction de tout type de plantes et de variétés végétales cultivées, auxquelles le traitement chimique défini a été appliqué, il n’en demeurait pas moins que l’objet des revendications n’était pas une variété prise individuellement et que les dispositions de l’article 53b) CBE n’étaient donc pas transgressées.

IV. La décision T 19/90 concernait également un recours dirigé contre une décision d’une division d’examen rejetant la demande au titre notamment de l’article 53b) CBE, premier membre de phrase. L’invention qui faisait l’objet de cette demande portait sur un traitement génétique spécifique appliqué à des animaux aux fins de la recherche sur le cancer, et la demande revendiquait, entre autres, des animaux ainsi traités. De l’avis de la division d’examen, bien que le libellé de l’article 53b) CBE exclût de la brevetabilité les “races animales”, l’intention des auteurs de la Convention était d’exclure de la brevetabilité les animaux en général. Toutefois, la chambre de recours technique 3.3.1 a estimé que la division d’examen avait rejeté à tort la demande au motif que les animaux étaient exclus en tant que tels de la brevetabilité, et que le véritable problème à trancher était de savoir si l’objet de la demande était ou non une “race animale”. L’affaire a été renvoyée à la division d’examen pour suite à donner, et notamment afin qu’elle examine cette question.

V. La décision T 356/93 concernait un recours sur opposition. L’invention qui faisait l’objet du brevet opposé portait sur le génie génétique dans le domaine des plantes. Elle consistait à modifier les gènes d’une plante de façon à la rendre résistante à un herbicide.

Le brevet comportait un certain nombre de revendications indépendantes, y compris la revendication 21, qui définissait une “plante” génétiquement modifiée et donc transformée, comme exposé dans la revendication. La revendication 21 s’énonçait comme suit :

“Plante non biologiquement transformée qui comporte, intégrée de façon stable dans le génome de ses cellules, une séquence étrangère de nucléotides d’ADN codant pour une protéine ayant une activité enzymatique non spécifique de variété, capable de neutraliser ou d’inactiver un inhibiteur de la glutamine synthétase sous le contrôle d’un promoteur reconnu par les polymérases desdites cellules.”

La description du brevet comportait des exemples de mise en oeuvre, dans lesquels des variétés connues de tabac étaient transformées par génie génétique conformément à l’invention, telle que définie dans la revendication 21. Ces exemples montraient que les plantes transformées de cette façon avaient une fécondité normale et que les jeunes plantes de la deuxième génération étaient homozygotes pour le gène de résistance.

L’opposant a formulé un certain nombre d’objections à l’encontre du brevet, y compris au titre de l’article 53b) CBE, premier membre de phrase. La division d’opposition a rejeté l’opposition et a maintenu le brevet tel que délivré (décision publiée dans IIC 1993, 618).

Dans la décision qu’elle a ensuite rendue lors de la procédure de recours subséquente, la chambre de recours technique 3.3.4 a tout d’abord noté, à propos de la notion de “variétés végétales” selon l’article 53b) CBE, premier membre de phrase, que les décisions T 49/83 et T 320/87 (JO OEB 1990, 71) portaient toutes deux sur l’exclusion de la brevetabilité des variétés végétales et que cette notion avait été interprétée sur la base de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1961 (ci-après dénommée “Convention de l’UPOV”). Suivant ces deux décisions, la chambre a interprété, au point 23 de sa décision, la notion de variétés végétales visée à l’article 53b) CBE en ce sens qu’elle fait référence à tout ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu, qui possède, qu’il réponde ou non aux conditions pour l’octroi d’un droit de protection en vertu de la Convention de l’UPOV, au moins un caractère transmissible le distinguant d’autres ensembles végétaux, et qui est suffisamment homogène et stable dans ses caractères importants (c’est la Chambre qui souligne). La chambre a ensuite conclu au point 24 qu'”une revendication de produit qui couvre des “variétés végétales” telles que définies … n’est pas brevetable en vertu de l’article 53b) CBE, premier membre de phrase … (c’est la Chambre qui souligne).

Puis, aux points 40.3 et suivants de la décision, la chambre a examiné, à la lumière de cette définition, l’admissibilité de la revendication 21 au regard de l’article 53b) CBE, premier membre de phrase. Au début du point 40.4, elle a déclaré que “l’objet de la revendication 21 diffère de façon décisive de celui examiné dans les décisions T 49/83 et T 320/87 … en ce qu’il porte sur des plantes génétiquement modifiées, qui restent stables dans leur(s) caractère(s) modifié(s). Le caractère indiqué de la plante revendiquée est en fait transmis de façon stable aux plantes et aux semences de génération en génération” (c’est la Chambre qui souligne). Elle a noté que les exemples de mise en oeuvre donnés dans le brevet portent sur la production de plantes transformées à partir de variétés connues et montrent que “les plantes transformées de cette façon ont une fécondité normale et que les jeunes plantes de la deuxième génération sont homozygotes pour le gène de résistance”. Elle a donc conclu que les plantes ou les semences transformées dans les exemples de mise en oeuvre, qu’elles répondent ou non aux conditions en vue de l’octroi d’un droit d’obtenteur, sont des variétés végétales, étant donné qu’elles sont conformes à la définition d’une “variété végétale” (cf. points 21 à 23 supra), à savoir qu’elles se distinguent d’autres ensembles végétaux et qu’elles sont stables et homogènes dans leurs caractères essentiels. En outre, les variétés produites dans ces exemples peuvent être interprétées comme étant des “variétés essentiellement dérivées” (cf. article 14(5), et en particulier la lettre c) de la Convention de l’UPOV dans sa ver- sion révisée, Genève 1991).

La chambre a poursuivi au point 40.5 en déclarant que la revendication 21 définit des plantes qui se distinguent de toutes les autres plantes par le caractère spécifique indiqué, qui est transmis d’une façon stable à la descendance. Elle a fait observer que tandis que la revendication 21 définit le caractère distinctif commun à toutes les plantes couvertes par la revendication, les exemples de mise en oeuvre montrent que dans la pratique, la réalisation de l’invention conformément à la revendication 21 aboutit à l’obtention de variétés végétales “génétiquement transformées”.

Elle a donc estimé que l’objet de la revendication 21 “englobait des variétés végétales génétiquement transformées, qui possèdent l’unique caractère distinctif en question …” et qu’en conséquence, la revendication 21 n’était “admissible que si l’exception à la brevetabilité relative aux variétés végétales, qui est visée à l’article 53b) CBE, premier membre de phrase, ne s’applique pas, parce que l’objet de cette revendication doit être considéré comme un produit obtenu par un procédé microbiologique (point 40.8). Aux points 40.9 à 40.11, la chambre a déclaré que les plantes revendiquées n’étaient pas des produits obtenus par un procédé microbiologique et que la revendication 21 n’était donc pas admissible.

VI. Dans son mémoire exposant les motifs de la saisine de la Grande Chambre de recours, le Président a notamment considéré que la conclusion de la chambre de recours 3.3.4 au point 24 de la décision T 356/93 (“une revendication de produit qui couvre des “variétés végétales” telles que définies … n’est pas brevetable en vertu de l’article 53b) CBE …”) énonçait un principe juridique général, qui était contraire aux conclusions des décisions T 49/83 (points 2 à 2.5 du mémoire) et T 19/90 (point 2.6). Il a en particulier estimé que d’après la conclusion susmentionnée de la décision T 356/93, une revendication définissant une plante traitée conformément à l’invention et couvrant des variétés végétales connues ainsi traitées, n’était pas admissible en vertu de l’article 53b) CBE. Il a donc plaidé en faveur d’une interprétation de l’article 53b) CBE conformément à la décision T 49/83, à savoir que le premier membre de phrase de l’article 53b) CBE vise uniquement à exclure de la brevetabilité une revendication définissant dans leur individualité des variétés végétales données.

VII. Au cours de cette procédure, des observations écrites rela- tives à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours ont été adressées à cette dernière, conformément à l’article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, par les tiers suivants :

Greenpeace (lettre en date du 6 septembre 1995).

Compassion in World Farming (25 septembre 1995).

UNICE (Union des Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe) (7 novembre 1995, version mise à jour en date du 20 novembre 1995).

Ian Armitage, Mewburn Ellis (8 novembre 1995).

Büro der Kampagne “Kein Patent auf Leben!” (9 novembre 1995). Greenpeace (9 novembre 1995).

The Chartered Institute of Patent Agents (9 novembre 1995).

The British Society of Plant Breeders Ltd (10 novembre 1995).

Sandoz Technology Ltd (16 novembre 1995).

EPI (Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets) (16 novembre 1995).

Motifs de l’avis

1. La Grande Chambre de recours doit tout d’abord examiner la nature et l’ampleur réelles de la divergence entre les décisions T 49/83 et T 19/90, d’une part, et la décision T 356/93, d’autre part, quant à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours, tout en gardant à l’esprit que conformément à l’article 112(1)b) CBE, le Président “peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question”.

2. La décision T 49/83 est résumée au point III ci-dessus. La division d’examen a estimé dans ce cas que l’exclusion de la brevetabilité visée à l’article 53b) CBE, premier membre de phrase s’appliquait aux deux revendications de produit en question, pour la simple raison qu’elles couvraient du “matériel de reproduction” de plantes qui étaient des variétés végétales (connues) ainsi que de plantes qui n’en étaient pas, et auxquelles le traitement chimique revendiqué avait été appliqué. En d’autres termes, comme ces revendications conféraient une protection à, entre autres, des variétés végétales connues, auxquelles le traitement chimique revendiqué avait été appliqué, l’article 53b) CBE s’appliquait à ces revendications, même si l’invention revendiquée concernait et avait pour objet le traitement chimique particulier spécifié dans les revendications. Toutefois, la chambre de recours saisie de l’affaire a annulé la décision de la division d’examen et estimé que l’article 53b) CBE s’appliquait uniquement aux revendications définissant de nouvelles variétés végétales dans leur individualité, qui se distinguent d’autres variétés et dont l’obtention peut être protégée en vertu de la Convention de l’UPOV. Elle a notamment déclaré que “l’article 53b) CBE exclut seulement la délivrance de brevet pour les plantes ou leurs matériels de reproduction ou de multiplication sous la forme génétiquement fixée de la variété végétale”.

Dans la décision T 49/83, la chambre a dit clairement que le traitement chimique revendiqué, qui constituait “l’invention revendiquée”, “n’appartenait pas au domaine des obtentions végétales, qui relève de la modification génétique des végétaux”. Ce traitement chimique ne donnait bien entendu lieu à aucune modification génétique chez les plantes auxquelles il était appliqué et l’effet qu’il produisait ne pouvait pas être transmis aux générations suivantes.

3. Comme résumé au point IV ci-dessus, la chambre de recours technique 3.3.2 a simplement estimé dans la décision T 19/90 que l’expression “races animales” figurant à l’article 53b) CBE n’avait pas pour effet d’exclure de la brevetabilité “les animaux en tant que tels”. L’affaire a été renvoyée à la première instance, afin que la division d’examen se prononce sur la ques- tion de savoir si les mammifères revendiqués qui ont subi des manipulations génétiques sont couverts par l’expression “races animales”.

De l’avis de la Grande Chambre de recours, l’avis émis par la chambre de recours technique 3.3.2 dans la décision T 19/90 en ce qui concerne le premier membre de phrase de l’article 53b) CBE ne permet pas vraiment de tirer de conclusion sur la véritable sig- nification de l’expression “race animale” (“animal variety”, “Tierart”), si ce n’est que cette disposition n’exclut pas les “animaux en tant que tels” de la brevetabilité.

4. Afin de déterminer si la décision T 356/93 “diverge” de l’une des décisions T 49/83 et T 19/90 sur la question de droit soumise, il convient d’examiner les objections qui ont été effectivement soulevées par l’opposant au titre de l’article 53b) CBE dans le cadre de l’opposition qui faisait l’objet de la décision T 356/93.

Il ressort du dossier que l’opposant a présenté de deux manières différentes l’objection qu’il a formulée au titre de l’article 53b) CBE, premier membre de phrase, à l’encontre de la revendication 21 :

1) La revendication 21 couvre des variétés végétales connues, qui ont été génétiquement modifiées de façon à les rendre résistantes aux herbicides – cf. les exemples de mise en oeuvre dans la description du brevet. Comme la revendication couvre des variétés végétales connues et que de ce fait elle leur confère une protec- tion, elle n’est pas admissible en vertu de l’article 53b) CBE.

2) La revendication 21 définit des plantes (qu’elles constituent ou non des “variétés végétales” au sens de la Convention de l’UPOV, avant de subir une transformation génétique) qui ont été génétiquement modifiées de façon à les rendre résistantes aux herbicides. Ce caractère de résistance génétique aux herbicides est distinct et stable dans les générations suivantes. Aussi les plantes deviennent-elles, du fait même de la modification génétique revendiquée, des “variétés végétales” au sens de la Convention de l’UPOV, dans sa version révisée de 1991. En conséquence, la revendication 21 définit un objet non brevetable au sens de l’article 53b) CBE.

La décision de la division d’opposition porte essentiellement sur l’objection 1 (cf. points 10 à 13 de l’Exposé des faits et con- clusions, ainsi que les points 4.1 à 4.3 des Motifs de la décision). Toutefois, au cours de la procédure de recours, l’objection 2 a pris le pas sur l’objection 1. Par conséquent, dans sa notification accompagnant la citation à la procédure orale, la chambre de recours technique 3.3.4 a uniquement mentionné l’objection 2 et a fait observer que les circonstances qui avaient donné lieu à cette objection différaient de celles examinées dans les décisions T 49/83 et T 320/87. Il est précisé au point IXd) de l’Exposé des faits et conclusions, pour résumer les conclusions de l’opposant, que ces revendications y compris la revendication 21 portent sur un groupe très limité de plantes comportant un caractère particulier (résistance aux herbicides) qui est transmis de façon stable aux générations suivantes … et qui est censé faire partie de la modification génétique des plantes concernées. Cela correspond de facto à la définition d’une variété végétale, telle qu’on la trouve dans la Convention de l’UPOV. Les revendications ne sont donc pas admissibles en vertu de l’article 53b) CBE. En effet, lorsqu’une revendication couvre un objet non brevetable, elle n’est pas valable dans son ensemble.

5. Les parties pertinentes des “Motifs” de la décision T 356/93 sont résumées au point V ci-dessus. De l’avis de la Grande Chambre de recours, la conclusion énoncée dans cette décision, selon laquelle la revendication 21 n’est pas admissible en vertu de l’article 53b) CBE, se fonde essentiellement sur l’objection 2 résumée ci-dessus. Il ressort donc clairement d’une lecture attentive des points 20 à 24 et 40.3 à 40.5 de la décision T 356/93 dans leur contexte que la revendication 21 a été jugée contraire à l’article 53b) CBE, non pas parce que la revendication couvre des variétés végétales connues (objection 1), mais parce que la plante modifiée ou transformée devient, du fait même de la modification génétique revendiquée, une nouvelle “variété végétale” au sens de la Convention de l’UPOV, dans sa version révisée de 1991, ainsi que de l’article 53b) CBE (objec- tion 2).

Cette interprétation de la décision T 356/93 est corroborée par le point 40.4 de la décision, selon lequel l’objet de la revendication 21 “diffère de façon décisive” de celui examiné dans la décision T 49/83 (cf. point V supra).

6. Il est précisé au point 40.6 que le titulaire du brevet a admis que “ces exemples de mise en oeuvre ont été réalisés sur des variétés existantes” et qu’il n’a pas méconnu que “la revendication 21 englobait également des variétés végétales”. Puis il est ajouté que comme le titulaire du brevet ne voyait “aucune possibilité d’introduire un disclaimer approprié”, il a allégué que la “variété végétale spécifique” qui est revendiquée (ce que la Grande Chambre de recours comprend comme se référant à la modification génétique revendiquée) devait être considérée comme une sorte d'”invention de sélection”. La chambre 3.3.4 n’a pu accepter cet argument, parce que, comme indiqué au point 40.5, une telle invention est une “variété végétale” au sens de l’article 53b) CBE, qu’il s’agisse ou non d’une “invention de sélection”. Le point 40.6 est donc conforme à la conclusion énoncée au point 40.5 et la corrobore.

La Grande Chambre de recours estime que le point 40.6 de la décision T 356/93 ne contient rien qui permette de conclure que la revendication 21 n’est pas brevetable au sens de l’objection 1.

7. Comme indiqué au point VI ci-dessus, le Président de l’OEB s’est fondé, dans son mémoire exposant les motifs de la saisine de la Grande Chambre, sur la divergence qui existe selon lui entre la conclusion figurant au point 24 de la décision T 356/93 et celles des décisions T 49/83 et T 19/90. De l’avis de la Grande Chambre, lorsque le point 24 est lu dans son contexte, c’est-à-dire en liaison avec les points 40.3 à 40.8, il a essentiellement la même signification que les trois premières lignes du point 40.8, à savoir que la revendication 21 n’est pas admissible, si (comme c’est le cas) elle englobe (“comprend”, “couvre”) une “variété végétale” telle que définie au point 23, par exemple la plante transformée génétiquement selon la revendication 21.

8. La conclusion de la décision T 356/93, telle qu’énoncée au point 5 ci-dessus et correspondant à l’objection 2 ci-dessus, concerne clairement une question de droit d’importance fondamentale, qui ne fait toutefois pas l’objet de la saisine de la Grande Chambre par le Président. De l’avis de la Grande Chambre, cette conclusion n’est pas contraire aux décisions T 49/83 et T 19/90, étant donné que (comme il ressort des points III, IV, 2 et 3 supra) aucune de ces deux décisions ne portait sur la question de droit sur laquelle il a été statué dans la décision T 356/93. En d’autres termes, les chambres de recours n’ont pas rendu de décisions divergentes (c’est-à-dire contraires) sur la question de droit que le Président a soumise à la Grande Chambre de recours, comme requis par l’article 112(1)b) CBE.

Conclusion

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question de droit qui est énoncée au point I ci-dessus et que le Président de l’OEB a soumise à la Grande Chambre de recours est irrecevable en vertu de l’article 112(1)b) CBE.