G 0011/91 (Glu-Gln) of 19.11.1992

Sachverhalt und Anträge

I. In der Sache T 184/91 ist zu entscheiden, ob dem von der Beschwerdeführerin nach Regel 88, Satz 2 EPÜ gestellten Antrag stattgegeben werden kann, in ihrer europäischen Patentanmeldung den ursprünglich mit Glu angegebenen Aminosäurerest in Position 12 der N-Endsequenz von CIF-B in Gln berichtigen zu dürfen. Die Prüfungsabteilung wies den Antrag mit der Begründung zurück, daß die berichtigte Angabe weder aus der europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung noch aus den Prioritätsunterlagen, sondern nur aus einem von einem Dritten stammenden Laborbericht hergeleitet werden könne und somit die Berichtigung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

II. Die zuständige Technische Beschwerdekammer 3.3.2 maß den der Großen Beschwerdekammer in der (noch anhängigen) Sache G 3/89 vorgelegten Rechtsfragen auch für die Entscheidung in der Sache T 184/91 große Bedeutung bei. Sie beschloß in ihrer Zwischenentscheidung T 184/91 vom 25. Oktober 1991, die in der Sache G 3/89 vorgebrachten Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer erneut zu stellen. Diese Fragen lauten wie folgt:

“1. Kann bei einem Berichtigungsantrag nach Regel 88, Satz 2 EPÜ der Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, anhand von Unterlagen geführt werden, die erst nach dem Anmeldetag eingereicht wurden?

2. Ist eine solche Berichtigung auch dann zuzulassen, wenn die beantragte Änderung im Vergleich zu dem Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen eine (unzulässige) Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstellen würde?”

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 stellte in der genannten Entscheidung folgendes fest:

– In der Entscheidung T 401/88 (ABl. EPA 1990, 297) werde das Verhältnis zwischen Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ und Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ untersucht. Damit werde implizit von der Auffassung ausgegangen, daß eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ als Änderung im Sinne des Artikels 123 (2) anzusehen sei. Die Entscheidung gebe jedoch keine klare Antwort auf die Frage, ob es unter Umständen Fälle gebe, in denen Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ die Erfordernisse des Artikels 123 (2) nicht erfüllen müßten.

– In der Entscheidung J 4/85 (ABl. EPA 1986, 205) sei hingegen die Auffassung vertreten worden, daß die Anwendung der Regel 88, Satz 2 EPÜ nicht im Widerspruch zu Artikel 123 (2) EPÜ stehe. Damit scheine sie von der Entscheidung T 401/88 (s. o.) abzuweichen, weil festgestellt werde, daß Artikel 123 (2) EPÜ nicht auf Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ angewandt werden könne.

– Als relevant erwähne sie ferner die Entscheidungen in den Sachen T 417/87 vom 17. August 1989, T 3/88 vom 6. Mai 1988 (beide unveröffentlicht) und T 200/89 (ABl. EPA 1992, 46). Die Entscheidungen T 417/87 und T 3/88 beträfen die Berichtigung von Übertragungsfehlern (in der Entscheidung T 417/87 die Änderung der Ziffer 8 innerhalb einer Patentnummer in die Ziffer 3 und in der Entscheidung T 3/88 die Änderung der Zahl 163 innerhalb eines Temperaturbereichs in 136; die Berichtigung sei in beiden Fällen zugelassen worden).

IV. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung und in den Schreiben vom 25. November 1991 und vom 10. Juni 1992 lasse sich wie folgt zusammenfassen:

– Es bestehe ein grundlegender Unterschied zwischen Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ und Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ. Eine nach Regel 88, Satz 2 EPÜ zulässige Berichtigung könnte auch Änderungen beinhalten, die zu einer Erweiterung des Inhalts einer europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung führten und damit gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ verstießen. Dies hänge damit zusammen, daß Artikel 123 (2) und Regel 88, Satz 2 EPÜ voneinander unabhängige Rechtsvorschriften seien. Außerdem würde Regel 88, Satz 2 EPÜ praktisch bedeutungslos, wenn Berichtigungen nur im Rahmen des Artikels 123 (2) EPÜ zugelassen würden.

– Eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ setze voraus, daß sofort erkennbar sei, daß nichts anderes beabsichtigt gewesen sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen werde. Es werde jedoch nicht verlangt, daß der zu berichtigende Fehler ebenfalls sofort als solcher erkennbar sei. Es müsse sich nicht unbedingt um eine offensichtlich absurde Feststellung handeln, sondern es genüge, daß der Fehler erkennbar werde, sobald die Berichtigung vorgeschlagen worden sei.

– Bei der Feststellung, ob die vorgeschlagene Berichtigung offensichtlich sei, komme es darauf an, was zum Zeitpunkt der Einreichung der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 EPÜ zugänglich gewesen sei. Der Nachweis dessen könne mit jedem geeigneten Beweis erbracht werden.

Entscheidungsgründe

1. Enthält die Beschreibung, ein Patentanspruch oder eine Zeichnung einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag eine Unrichtigkeit, so bewirkt eine Berichtigung derselben nach Regel 88, Satz 2 EPÜ, daß die ursprünglich eingereichte Fassung der europäischen Patentanmeldung eine Änderung erfährt. Ist eine gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung geänderte Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents Gegenstand einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ, so gilt dies genauso in bezug auf diese Fassung. Es handelt sich dabei jeweils um einen Spezialfall einer Änderung im Sinne des Artikels 123 EPÜ, für den das in Artikel 123 (2) EPÜ statuierte Erweiterungsverbot ebenfalls gilt.

Zur Begründung dieser Auffassung ist folgendes auszuführen:

1.1 Regel 88 EPÜ gehört zum Kapitel V des siebenten Teils der Ausführungsordnung zum Übereinkommen, das die Regeln 86 bis 89 EPÜ umfaßt. Dieser Teil ist dem siebenten Teil des Übereinkommens (Artikel 113 bis 134 EPÜ) zuzuordnen.

1.2 Die Regeln der Ausführungsordnung folgen weitgehend der Reihenfolge der Artikel des Übereinkommens. Kapitel V des siebenten Teils dieser Ausführungsordnung enthält Ausführungsvorschriften zu Artikel 123 EPÜ (Änderungen), soweit der Inhalt einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betroffen ist. Die Regeln 86 und 88, Satz 2 EPÜ stellen solche Ausführungsvorschriften dar.

1.3 Artikel 123 (1) EPÜ ermächtigt dazu, die Voraussetzungen, unter denen eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent geändert werden kann, in der Ausführungsordnung zum Übereinkommen zu regeln. Andererseits legt Artikel 123 (2) EPÜ zwingend fest, daß Änderungen dieser Art nur insoweit zulässig sind, als der Gegenstand der geänderten europäischen Patentanmeldung oder des geänderten europäischen Patents nicht über den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Vorschriften in der Ausführungsordnung zum Übereinkommen, die die in Artikel 123 (1) EPÜ erwähnten Voraussetzungen regeln, unterliegen daher generell der Schranke des Artikels 123 (2) EPÜ, soweit sie den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betreffen. Da Artikel 123 EPÜ ferner nicht zwischen Änderungen durch Berichtigung und sonstigen Änderungen unterscheidet, umfaßt er auch die ersteren.

1.4 Der in Artikel 123 (2) EPÜ verwendete Begriff “Inhalt der Anmeldung” bezieht sich auf die Teile einer europäischen Patentanmeldung, die für die Offenbarung der Erfindung maßgebend sind, nämlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen, die auch in Regel 88, Satz 2 EPÜ genannt sind. Folglich gilt das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ auch im Falle einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ.

1.5 Diese Auslegung entspricht auch der Bedeutung, die das Übereinkommen dem Inhalt einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich – d. h. am Anmeldetag – eingereichten Fassung für seine rechtlichen Wirkungen einräumt.

1.6 Ein Verstoß gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ stellt sowohl einen Einspruchsgrund (Artikel 100 c) EPÜ) als auch einen Nichtigkeitsgrund (Artikel 138 (1) c) EPÜ) dar, und zwar unabhängig davon, ob er auf eine Berichtigung (Regel 88, Satz 2 EPÜ) oder eine andere Änderung (Regel 86 EPÜ) zurückgeht. Die Rechtsbeständigkeit eines erteilten europäischen Patents soll nicht dadurch gefährdet werden, daß eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ enthält.

2. Gemäß Regel 88, Satz 2 EPÜ “muß die Berichtigung derart offensichtlich sein, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird”. Bei der Auslegung dieser Voraussetzung einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ ist zu berücksichtigen, daß das in Artikel 123 (2) EPÜ verankerte Erweiterungsverbot auch im Falle einer solchen Berichtigung gilt (oben Abschnitt 1.4). Das bedeutet, daß es bei der Ermittlung der Angabe, die der Antragsteller (Anmelder oder Patentinhaber) am Anmeldetag oder bei einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ statt der unrichtigen Angabe tatsächlich machen wollte, darauf ankommt, was der Fachmann der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag objektiv entnehmen konnte. Eine Ergänzung der Offenbarung durch Beweise über den am Anmeldetag objektiv erkennbaren Willen des Antragstellers hinaus soll dadurch ausgeschlossen werden.

Das in Regel 88, Satz 2 EPÜ festgelegte Erfordernis der Offensichtlichkeit einer Berichtigung setzt überdies voraus, daß auch die unrichtige Angabe objektiv erkennbar ist. Der Fachmann muß daher in der Lage sein, die unrichtige Angabe unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens objektiv und eindeutig zu erkennen.

3. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf daher nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

4. Einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ kommt ein rein feststellender Charakter zu. Die berichtigte Angabe bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit bereits am Anmeldetag entnehmen konnte. Ein solcher Vorgang läßt folglich den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unberührt. Bei dieser Sachlage kann deshalb von einem rückwirkenden Effekt nicht gesprochen werden. Weil eine nach Regel 88, Satz 2 EPÜ zulässige Berichtigung somit nur feststellenden Charakter hat, verstößt sie auch nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.

5. Für eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ folgt daraus, daß die die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents entweder am Anmeldetag oder nach einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ eine derartige offensichtliche Unrichtigkeit enthalten müssen, daß für den Fachmann keine Zweifel bestehen, daß diese Angabe nicht stimmt und – objektiv betrachtet – so auch nicht gemeint sein kann. Ist dagegen zweifelhaft, ob überhaupt eine unrichtige Angabe vorliegt, so ist eine Berichtigung ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn eine unrichtige Angabe erst vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Berichtigung erkennbar ist.

6. Die die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung müssen es alsdann dem Fachmann – unter Heranziehung des am Anmeldetag bestehenden allgemeinen Fachwissens – ermöglichen, den genauen Inhalt der Angabe, die der Antragsteller am Anmeldetag oder bei einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ statt der unrichtigen Angabe tatsächlich machen wollte, unmittelbar und eindeutig zu ermitteln derart, daß für den besagten Fachmann “sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird” (Regel 88, Satz 2 EPÜ). Bestehen dagegen Zweifel, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, so kann eine Berichtigung nicht erfolgen.

7. Was der Fachmann den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag entnehmen konnte, ist vor einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ in tatsächlicher Hinsicht zu ermitteln. Andere Unterlagen als Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen können infolge des Erweiterungsverbots nach Artikel 123 (2) EPÜ nur insoweit herangezogen werden, als sie geeignet sind, das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen zu belegen. Dagegen dürfen Unterlagen, die dieser Anforderung nicht genügen, selbst dann nicht zu einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ herangezogen werden, wenn sie zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sind. Zu letzteren gehören insbesondere auch Prioritätsdokumente, die Zusammenfassung und dergleichen.

Der Inhalt eines nicht zu den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung gehörenden Dokuments kann unter bestimmten Voraussetzungen durch Verweisung teilweise oder vollständig in die Offenbarung einbezogen werden. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer besteht im vorliegenden Verfahren jedoch keine Veranlassung, diese Voraussetzungen festzulegen.

8. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden, das das Übereinkommen insbesondere in Artikel 117 (1) EPÜ als Beweismittel zuläßt. Er kann daher unter anderem auch auf Beweismittel gestützt werden, die nicht Unterlagen darstellen.

9. Da die Voraussetzungen für den Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, in entscheidendem Maße davon abhängen, ob bei einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ zu beachten ist oder nicht, wird zunächst die Antwort auf die zweite Rechtsfrage gegeben, an die sich dann die Antwort auf die erste anschließt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 in ihrer Zwischenentscheidung vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

1. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Eine solche Berichtigung hat rein feststellenden Charakter und verstößt daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.

2. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden.